跳到主要內容區塊
Share
:::

專利權法律案例教材

案例(5 )專利權的「先申請原則」 友善列印

內容摘要

 

由於 專利法賦與專利權人「專有」排除他人未經其同意實施其專利之權,故一項發明或創作,只應授予一個專利權,若對於相同的發明或創作,授予兩個以上的專利權,顯然違反專利制度之宗旨,應該予以禁止,一般將這項原則稱為「一發明一專利原則」。

 

針對專利權的申請,因係採取上述「一發明一專利原則」,一件發明或創作,只能提出一件專利申請案 ,倘若由於專利申請人研發成果的巧合,造成同一專利申請人,就相同發明或創作之內容,先後提出二個以上的專利申請,或者二個以上的專利申請人,就相同發明或創作之內容,先後提出二個以上的專利申請時, 為落實上述「一發明一專利原則」,在多數國家係採「先申請原則」,以便決定何者獲得專利權。

 

我國現行專利法亦採取相同的制度,同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者,准予發明專利。因此,同一發明有二以上之專利申請案時,為貫徹「先申請原則」之精神,係以其中「申請日」最早之申請案,始授予專利權,其他申請日較晚的專利申請案,則因申請時已經不具備「新穎性」,而無法取得專利權 。

 

所謂專利「申請日」,係指專利申請書、說明書及必要圖式齊備之日。專利申請案,係於「申請日」發生專利申請之法律效果,由於同一發明有二以上之專利申請案時,經濟部智慧財產局僅得就其「申請日」中之最早者,准予專利,故專利申請權人為取得最早之申請日,在申請專利時,尤應注意必須依法備妥所有專利法所規定的專利申請文件,包括專利申請書、說明書及必要圖式,唯有當上述所有文件完成繳交經濟部智慧財產局之日,始發生該件專利申請案的申請效力。

 

申請專利文件之送達,以書面提出者,應以書件或物件送達經濟部智慧財產局之日為準。但以掛號郵寄方式提出者,以交郵當日之郵戳所載日期為準。

 

案例事實

 

研究網路電話的 劉定安 教授,任教於南部某國立大學電機系,其所主持的多媒體通訊實驗室,多年前開始研發新型網路電話,該實驗室研發完成的「 VOIP ( Voice Over Internet Protocol )網路電話多交換機軟硬體系統」,在網路電話整合功能上,領先全球現有相關技術,適用於企業機構的網路電話小總機,利用現有網路環境,使用者便可以同時享受打電話、看電視、上網等功能,不只 VOIP 網內外互打,還可與市話或手機雙向互撥,極具產業利用價值。
 

劉 教授所任教的大學,於 民國九十一年四月二十五日 ,以 劉 教授的上述研發成果,向經濟部智慧財產局申請發明專利 ,並於 民國九十三年十月五日 審定公告核准獲得發明專利權。

 

資通科技公司也是研發網路電話的業者,該公司於 民國九十一年六月三日 ,以該公司所研發的「 VOIP 網路電話多功能軟體系統」,也向經濟部智慧財產局申請發明專利 ,並於 民國九十三年八月十一日 審定公告核准獲得發明專利權。

經比對上述二發明專利權的專利範圍,發現有部分重疊之現象,就該重疊之專利範圍,依據我國專利法之規定,應該如何處理?

 

法律分析

 

在我國專利權的取得,必須經由專利申請權人依據專利法提出專利申請,並且須經過經濟部智慧財產局進行審查,經審定核准公告始授與專利權。由於 專利法賦與專利權人「專有」排除他人未經其同意實施其專利之權,故一項發明或創作,只應給予一個專利權,若對於相同的發明或創作,授予兩個以上的專利權,顯然違反專利制度之宗旨,應該予以禁止,一般將這項原則稱為「一發明一專利原則」。

 

針對專利權的申請,因係採取上述「一發明一專利原則」,也就是說,一件發明或創作,只能提出一件專利申請案,故依據專利法第三十二條之規定,申請發明專利,應就每一發明提出申請。申請新型專利或新式樣專利,亦準用上述發明專利之規定。

 

根據上述「一發明一專利」的原則,對於相同專利範圍的專利申請案,不得重複授與專利權,倘若由於專利申請人研發成果的巧合或由於經濟部智慧財產局專利審查之疏忽,對於相同的專利範圍授予兩個以上的專利權時,上述專利便成為專利範圍相互抵觸的「重複專利」。

 

所謂「重複專利」,係指兩個以上的專利申請案,其所申請專利範圍的技術內容相同,且分別獲得專利權。從權利主體上分析,重複專利有兩種主要類型:

一、同一專利申請人,就相同發明或創作之內容,先後提出二個以上的專

利申請,並且均獲得專利權。

二、二個以上的專利申請人,就相同發明或創作之內容,先後提出二個以上

的專利申請,並且均獲得專利權。

 

在本案例中, 劉定安 教授所任教的大學,於 民國九十一年四月二十五日 ,以 劉 教授的上述研發成果,向經濟部智慧財產局申請發明專利 ,並於 民國九十三年十月五日 審定公告核准獲得發明專利權。 資通科技公司於九十一年六月三日,以該公司所研發的「 VOIP 網路電話多功能軟體系統」,也向經濟部智慧財產局申請發明專利 ,並於 民國九十三年八月十一日 審定公告核准獲得發明專利權。

 

經比對上述二發明專利權的專利範圍,發現有部分重疊之現象, 從權利主體上分析,本案例是屬於上述「重複專利」之第二種類型,亦即 劉 教授所任教的大學與資通科技公司, 二個以上的專利申請人,就相同的發明內容,先後提出二個以上的專利申請,並且均獲得專利權的情形。

 

上述這種「重複專利」之類型,若從專利範圍重複的程度上分析,又可分為二種主要類型 :一、部分重複專利,亦即二個以上不同日申請的專利,後申請案所申請之專利範圍,其所記載的部分技術內容,被包含於先申請案所申請的專利範圍中,二先後申請案彼此成為部分重複關係,根據上述「一發明一專利」的原則,對於相同專利範圍的專利申請案,不得重複授與專利權,故應將該重複之部分技術內容加以排除,以認定後申請案之專利範圍,後申請案專利權人就該重複部分,不得實施。

 

二、全部重複專利,亦即二個以上不同日申請的專利,後申請案所申請之專利範圍,其所記載的全部技術內容,被包含於先申請案所申請的專利範圍中,二先後申請案彼此成為全部重複關係,根據上述「一發明一專利」的原則,對於相同專利範圍的專利申請案,不得重複授與專利權,故後申請案之專利權人,不得實施該專利。但是,後申請案之專利權人,如能主張於先申請案申請前,其已在國內使用或已在國內存在之物品,依據專利法第五十七條之規定,先申請案之專利權效力,不及於該已在國內使用或已在國內存在之物品。

 

本案例是屬於上述「部分重複專利」之類型,亦即 劉 教授所任教的大學與資通科技公司, 二個以上不同日申請的專利,後申請的 資通科技公司 所申請之專利範圍,其所記載的部分技術內容,被包含於先申請的 該大學 所申請的專利範圍中,二先後申請案彼此成為部分重複關係,根據上述「一發明一專利」的原則,對於相同專利範圍的專利申請案,不得重複授與專利權,故應將該重複之部分技術內容加以排除,以認定後申請的 資通科技公司 之專利範圍,後申請案專利權人 資通科技公司 就該重複部分,不得實施。

 

專利權之授與,為落實上述「一發明一專利原則」,在多數國家係採「先申請原則」,我國現行專利法亦採取相同的制度,依據專利法第三十一條之規定,同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者,准予發明專利。因此,同一發明有二以上之專利申請案時,為貫徹「先申請原則」之精神,係以其中「申請日」最早之申請案,始授予專利權,其他申請日較晚的專利申請案,則因申請時已經不具備「新穎性」,而無法取得專利權。

 

是以,專利申請權人如有任何發明或創作,均應儘早向各國政府專利專責機關,提出專利申請案件,以便獲得最早的「申請日」,因為「申請日」係判斷專利申請案是否具備「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」,以及判斷專利申請案件申請先後之基準日,因此取得申請日的早晚,影響專利申請人之權益甚鉅,而且對於專利申請案之准駁,影響重大。

 

所謂專利「申請日」,係指專利申請書、說明書及必要圖式齊備之日。專利申請案,係於「申請日」發生專利申請之法律效果,由於同一發明有二以上之專利申請案時,經濟部智慧財產局僅得就其「申請日」中之最早者,准予專利,故專利申請權人為取得最早之申請日,在申請專利時,尤應注意必須依法備妥所有專利法所規定的專利申請文件,包括專利申請書、說明書及必要圖式,唯有當上述所有文件完成繳交經濟部智慧財產局之日,始發生該件專利申請案的申請效力。

 

申請專利文件之送達,以書面提出者,應以書件或物件送達經濟部智慧財產局之日為準。但以掛號郵寄方式提出者,以交郵當日之郵戳所載日期為準。

 

在本案例中,劉教授所任教的大學,其所提出專利申請的「申請日」為民國九十一年四月二十五日,資通科技公司所提出專利申請的「申請日」為民國九十一年六月三日, 二個以上不同日申請的專利,後申請的 資通科技公司 所申請之專利範圍,其所記載的部分技術內容,被包含於先申請的 該大學 所申請的專利範圍中,二先後申請案彼此成為部分重複關係,根據上述「一發明一專利」的原則,對於相同專利範圍的專利申請案,不得重複授與專利權,故應將該重複之部分技術內容加以排除,以認定後申請的 資通科技公司 之專利範圍,後申請案專利權人 資通科技公司 就該重複部分,不得實施。

 

在本案例中,由於 資通科技公司 所獲得之發明專利權,違反上述專利法第三十一條之規定, 經濟部智慧財產局應依據專利法第六十七條之規定,依據任何人之舉發或依其職權,撤銷 資通科技公司 所獲得之上述發明專利 權,並限期追繳其專利證書,無法追回者,應公告註銷。

 

專家建議

 

我國由於產業技術進步,經濟發展蓬勃,投資環境良好,是許多國際企業理想的外貿市場,紛紛到我國投資設廠,並將相關產業技術陸續移轉至我國境內,為保護其發明或創作在我國得以獲得專利權的保護,外國企業發明人或創作人,得向我國經濟部智慧財產局,依專利法之規定,提出專利申請案件。

 

惟外國發明人申請「發明專利」所提出之發明專利說明書及必要圖式,經常係以外文本提出,故必須於經濟部智慧財產局指定之期間內補正中文本,如經依法補正中文本者,則以當初外文本提出之日為申請日;未於指定之期間內補正者,則該發明專利申請案不予受理,但在處分前補正者,則以補正之日為申請日。

 

申請「新型專利」,亦準用有關發明專利之規定,亦即以必備文件齊備之日為申請日。其新型專利說明書、圖式以外文提出者,應於經濟部智慧財產局指定之期間內補正中文本;在處分前補正者,則以補正之日為文件齊備日。

 

申請「新式樣專利」亦以必備文件齊備之日為申請日,其圖說以外文本提出者,應於經濟部智慧財產局指定之期間內補正中文本;在處分前補正者,以補正之日為文件齊備之日。

 

然而,上述「先申請原則」的適用,必須受到「優先權制度」的限制,依據專利法第三十一條之規定,同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者,准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日,早於先申請者之申請日者,不在此限。

 

依據專利法第三十一條第二項規定,同一之發明有二以上之專利申請案時,其各別申請時,如其申請日、優先權日均為同日者,應通知申請人協議定之,協議不成時,均不予發明專利。

 

參考依據

 

•  專利法第二十七條:「二人以上有同一之發明,各別申請時,應就最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時,不在此限。

前項申請日、優先權日為同日、應通知申請人協議定之,協議不成時,均不予發明專利。」

 

•  專利法施行細則第二十條:「依本法第二十七條由各申請人協議時,專利專責機關應指定相當期間申報協議結果,逾期未申報視為協議不成。」

 

•  專利法第一百零七條第一項第二款:「有相同或近似之新式樣,申請在先並經核准專利者。」

 

•  專利法第一百零五條:「 新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責。

前項情形,如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利

者,推定為無過失。 」

 

•  專利法第一百二十二條:「 專利專責機關於審查新式樣專利時,得依申請或依職權通知申請人限期為下列各款之行為: 一、至專利專責機關面詢。 二、補送模型或樣品。 三、補充、修正圖說。 前項第二款之補送模型或樣品,專利專責機關必要時,得至現場或指定地點 實施勘驗。 依第一項第三款所為之補充、修正,不得超出申請時原圖說所揭露之範圍 。」

 

•  專利法第五十七條:「 發明專利權之效力,不及於下列各款情事:

一、為研究、教學或試驗實施其發明,而無營利行為者。

二、申請前已在國內使用,或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,

於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不

在此限。

三、申請前已存在國內之物品。

四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。

五、非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在

舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。

六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物

品者。上述製造、販賣不以國內為限。

前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為

販賣之區域,由法院依事實認定之。

第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於 收

到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。 」

 

•  專利法第三十一條:「同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申 請者准予發明專利。 但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者,不在此限。 前項申請日、優先權日為同日者,應通知申請人協議定之,協議不成時,均 不予發明專利;其申請人為同一人時,應通知申請人限期擇一申請,屆期未 擇一申請者,均不予發明專利。 各申請人為協議時,專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結 果,屆期未申報者,視為協議不成。 同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者,準用前三項規定。」

 

•  專利法第六十七條:「有下列情事之一者,專利專責機關應依舉發或依職權

撤銷其發明專利權,並限期追繳證書,無法追回者,應公告註銷:

一、 違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

二、 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、 發明專利權人為非發明專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事,提起舉發者,限於利害關

係人;其他情事,任何人得附具證據,向專利專責機關提起舉發。

舉發人補提理由及證據,應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提

出者,仍應審酌之。

舉發案經審查不成立者,任何人不得以同一事實及同一證據,再為舉發。」

摘要:案例(5 )專利權的「先申請原則」
上版日期:101-10-11

:::
open close