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專利權法律案例教材

案例(6 )專利權的「國際優先權制度」 友善列印

內容摘要

 

各國專利制度均採取「屬地主義」,一項發明或創作之人,欲獲得某國的專利權保護,必須向該國的專利專責機關,依該國專利法的規定,提出專利申請並獲得審定核准公告,方得獲得該國的專利權,縱使該發明或創作曾經獲得他國的專利權,也必須在該國重新申請,因此,一項發明或創作之人,如欲獲得多國的專利權保護,必須向各該國的專利專責機關,依各該國專利法的規定,提出多國專利申請並且均獲得審定核准公告,方得獲得多國的專利權。

 

但是,發明或創作之人,經常因為語言、距離或市場開發等因素的障礙,無法在各國同時進行專利申請,因而造成專利申請日的延誤,或由於在一國先行申請,而造成其專利技術已經公開或實施之事實,以致無法就相同發明或創作,取得多國專利權之保護。

 

為鼓勵發明或創作之人,於進行國際間技術交流時,毋須擔心喪失申請專利之權益。 「國際優先權制度」首先揭櫫於 1884 年生效的「巴黎公約( Paris Convention )」。該公約之第四條,明定會員國國民在某會員國申請專利後,再到其他會員國提出相同之專利申請時,得依專利權種類之差異,分別給予十二個月或六個月的優先權期間, 發明專利與新型專利的優先權期間,係自第一次提出專利申請的十二個月內,新式樣專利的優先權期間則為六個月。

 

只要 申請人於上述優先權期間內,在其他任一會員國就相同發明或創作申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」,而將專利審查及保護之時點,提早到第一次申請專利權之時點,做為判斷在該國之專利申請案,是否符合專利要件及「先申請原則」之基準日,此即「國際優先權」制度。

 

基於特殊的國際政治環境因素,我國並非巴黎公約會員國,為彌補我國並非巴黎公約會員國之缺憾,以及保護我國發明或創作之人的權益,我國政府積極爭取與他國政府簽訂協定或加入世界貿易組織( WTO )之方式,相互承認國際優先權。 依我國專利法之規定,專利申請人就相同發明或創作,在 WTO 會員或與我國相互承認優先權之外國,第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日起十二個月內,向我國申請專利者,得主張優先權。

 

也就是說,以在該外國之專利申請案之「申請日」為基礎,如係發明專利或新型專利,其優先權期間為該申請日後十二個月,如係新式樣專利,其優先權期間則為該申請日後六個月,上述優先權期間為法定期間,申請人於上述法定期間內,在我國就相同發明或創作申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」,而將專利審查及保護之時點,提早到第一次申請專利權之時點,做為判斷在我國之專利申請案,是否符合專利要件及「先申請原則」之基準日。

 

案例事實

 

Dr. Dan Ryan 教授在美國某大學環境科學研究所任教多年,他在該校領導的研究團隊,致力於研究從天然植物中,提取有效殺蟲成分,配製成環保無害的植物殺蟲劑,其中特別是他的「印楝素植物性殺蟲劑」的研究,該研究是從一種名為「印度楝樹」的植物種子中,淬取出植物農藥中所需的「印楝素」,再以印棟素製成高效、低毒、無殘留的植物性殺蟲劑,在注重環境保護的今天,特別受到環保科技界的重視。 Ryan 教授所任教的該所大學,將此項研究成果,於 2004 年 7 月 20 日 ,向美國專利商標局提出發明專利申請,尚在進行專利審查中。

 

由於植物性農藥的研究與開發,被世界各國視為一場劃時代的革命,又被稱為「綠色黃金」產業,在我國的生物科技界,也是重要的研究項目,在我國某大學農業技術系任教的鄭欽民助理教授,也恰巧完成了相同的研究成果, 鄭 教授所任教的該所大學,於 2005 年 3 月 25 日 ,向我國經濟部智慧財產局提出發明專利申請,目前也正在進行專利審查中。

 

其後, Ryan 教授所任教的美國該所大學,將上述相同的研究成果,於 2005 年 5 月 2 日 ,向我國經濟部智慧財產局提出發明專利申請,並主張以 2004 年 7 月 20 日做為該發明專利申請案的「優先權日」。

 

法律分析

 

各國專利制度均採取「屬地主義」,一項發明或創作之人,欲獲得某國的專利權保護,必須向該國的專利專責機關,依該國專利法的規定,提出專利申請並獲得審定核准公告,方得獲得該國的專利權,縱使該發明或創作曾經獲得他國的專利權,也必須在該國重新申請,因此,一項發明或創作之人,如欲獲得多國的專利權保護,必須向各該國的專利專責機關,依各該國專利法的規定,提出多國專利申請並且均獲得審定核准公告,方得獲得多國的專利權。

 

但是,發明或創作之人,經常因為語言、距離或市場開發等因素的障礙,無法在各國同時進行專利申請,因而造成專利申請日的延誤,或由於在一國先行申請,而造成其專利技術已經公開或實施之事實,以致無法就相同發明或創作,取得多國專利權之保護。

 

為鼓勵發明或創作之人,於進行國際間技術交流時,毋須擔心喪失申請專利之權益。 「國際優先權制度」首先揭櫫於 1884 年生效的「巴黎公約( Paris Convention )」。該公約之第四條,明定會員國國民在某會員國申請專利後,再到其他會員國提出相同之專利申請時,得依專利權種類之差異,分別給予十二個月或六個月的優先權期間, 發明專利與新型專利的優先權期間,係自第一次提出專利申請的十二個月內,新式樣專利的優先權期間則為六個月。

 

上述優先權期間的限制, 其目的是為了防止發明人或創作人得以無限期地主張 優先權, 以避免造成發明人或創作人以國外之老舊技術在國內申請專利,將有礙於國內產業之發展,因此,國際 優先權制度 對於主張 優先權 的期間,加以一定期間的限制,以鼓勵國外發明人或創作人將先進的技術或產品,到國內申請專利。

 

只要 申請人於上述優先權期間內,在其他任一會員國就相同發明或創作申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」,而將專利審查及保護之時點,提早到第一次申請專利權之時點,做為判斷在該國之專利申請案,是否符合專利要件及「先申請原則」之基準日,此即「國際優先權」制度。

 

此制度的主要目的,在於保障發明或創作之人,不會因為在某一會員國申請專利後,由於已經公開或實施其技術內容,或由於被他人搶先在其他會員國申請該發明或創作,以致不符合專利要件,以致無法取得其他會員國之專利保護。

 

基於特殊的國際政治環境因素,我國並非巴黎公約會員國,為彌補我國並非巴黎公約會員國之缺憾,以及保護我國發明或創作之人的權益,我國政府積極以各種方式,積極爭取與我國簽訂互相承認優先權的國家。 自促進國內產業技術水平的觀點而言,政府積極與其他國家簽訂互相承認 優先權 之協定,將有助於提升我國國內之發明人或創作人,在我國境內首次申請專利的意願,因為相互承認優先權的協定,有助於國內之發明人或創作人順利前往外國申請專利權保護,以避免發生國內之發明人或創作人,為了取得較多國家的專利權,必須前往美國或其他國家首次申請專利的現象。

 

世界貿易組織( World Trade Organization ,簡稱 WTO )成立後,由於 WTO 會員均應遵守「巴黎公約」及「與貿易有關智慧財產權協定,簡稱 TRIPS 」,故必須會員間彼此相互承認 優先權 。因此,我國自 2002 年 1 月 1 日 加入 WTO 後,即已遵守 TRIPS 之相關規定,賦予 WTO 會員在我國申請專利時,可以向我國主張 優先權 之權利,相對的,其他 WTO 會員依照前述 TRIPS 規定,也應該受理我國在該國申請專利案時主張之 優先權 ,故 依我國專利法第二十七條之規定,專利申請人就相同發明或創作,在世界貿易組織會員或與我國相互承認優先權之外國,第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日起十二個月內,向我國申請專利者,得主張優先權。

 

也就是說,以在該外國之專利申請案之「申請日」為基礎,如係發明專利或新型專利,其優先權期間為該申請日後十二個月,如係新式樣專利,其優先權期間則為該申請日後六個月,上述優先權期間為法定期間,申請人於上述法定期間內,在我國就相同發明或創作申請專利者,申請人得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」,而將專利審查及保護之時點,提早到第一次申請專利權之時點,做為判斷在我國之專利申請案,是否符合專利要件及「先申請原則」之基準日。

 

也就是說,發明人或創作人若在 WTO 會員國或與我國簽訂有相互承認優先權協定之國家申請專利權,之後再就相同之發明或創作,向我國申請專利權,該發明人若主張 優先權, 則經濟部智慧財產局在審查該發明或創作是否具備產業利用性、新穎性與進步性之專利要件,都是以在該外國申請專利權之申請日為準,而非以在我國之申請日為準。

 

在本案例中, Ryan 教授所任教的該所美國大學,將其「印楝素植物性殺蟲劑」的研究成果,於 2004 年 7 月 20 日,向美國專利商標局提出發明專利申請。其後,該所大學又將上述相同的研究成果,於 2005 年 5 月 2 日 ,向我國經濟部智慧財產局提出發明專利申請,並主張以 2004 年 7 月 20 日,做為該發明專利申請案的「優先權日」。

 

由於美國是 WTO 之會員,我國與美國之間必須相互承認優先權,故 依我國專利法第二十七條之規定,專利申請人就相同發明或創作,在世界貿易組織會員或與我國相互承認優先權之外國,第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日起十二個月內,向我國申請專利者,得主張優先權。

 

也就是說,該所大學得以在美國之專利申請案之「申請日」 2004 年 7 月 20 日 為基礎,因該申請案係發明專利申請案,其得主張優先權之法定期間,為該申請日後十二個月,該所大學於上述法定期間內,在我國就相同發明提出發明專利申請案時,該所大學得主張以 2004 年 7 月 20 日為 「優先權日」,而將專利審查及保護之時點,自 2005 年 5 月 2 日 提早到 2004 年 7 月 20 日 之時點,做為判斷在我國之發明專利申請案,是否符合發明專利要件之基準日。經濟部智慧財產局在審查該發明專利申請案,是否具備「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」之專利要件,都是以 2004 年 7 月 20 日 為準,而非以 2005 年 5 月 2 日 為準。

 

然而,經濟部智慧財產局在受理審查上述發明專利申請案時,並不會主動依職權調查專利申請人是否得以主張優先權,而是專利申請人必須要自己提出優先權的主張才可以,若是專利申請人自己不主張,經濟部智慧財產局便依據本件發明專利申請案,在我國國內之申請日 2005 年 5 月 2 日 來審查相關專利要件。

 

惟在本案例中,該美國大學於主張優先權時,應在申請該發明專利之同時提出聲明,並於申請書中載明在美國的申請日 2004 年 7 月 20 日 及受理該申請的國家。該美國大學並且應在我國的申請日 2005 年 5 月 2 日 起四個月內,檢送經美國政府受理該發明申請案的證明文件。

 

在我國某大學農業技術系任教的鄭欽民助理教授,也恰巧完成了與美國 Ryan 教授完全相同的研究成果,其所各自任教的大學,也都以上述相同的研究成果,向我國經濟部智慧財產局,提出相同的發明專利申請, 鄭 教授所任教的該所大學,於 2005 年 3 月 25 日 提出,而該美國大學,於 2005 年 5 月 2 日 提出。

 

依據專利法第三十一條所規定之「先申請原則」,同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者,准予發明專利。因此,本案例中同一發明有二以上之專利申請案時,為貫徹「先申請原則」之精神,應以其中「申請日」最早之申請案,也就是 2005 年 3 月 25 日 所提出之 鄭 教授的申請案, 授予發明專利權,因為 Ryan 教授之申請日 2005 年 5 月 2 日 較晚,則因其申請時已經不具備「新穎性」,而無法取得發明專利權。

 

然而,上述「先申請原則」的適用,必須受到「優先權制度」的限制,依據專利法第三十一條之規定,同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者,准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日,早於先申請者之申請日者,不在此限。

 

在本案例中, 鄭 教授專利申請案的申請日 2005 年 3 月 25 日 ,雖然早於 Ryan 教授專利申請案之申請日 2005 年 5 月 2 日 , 但是晚於 Ryan 教授專利申請案所主張之優先權日 2004 年 7 月 20 日 ,故應由 Ryan 教授所任教的美國大學取得發明專利權。

 

依據專利法第三十一條第二項之規定,同一之發明有二以上之專利申請案時,其各別申請時,如其申請日、優先權日均為同日者,應通知申請人協議定之,協議不成時,均不予發明專利。

 

專家建議

 

國際 優先權制度, 主要為使發明人之相同發明,在外國申請時不會因為申請手續準備不及,或因其他已公開或實施等情形,而喪失可以核准專利之要件,並讓申請人可以在一定期間內,分別向多國申請專利時,都能以首次申請日為審查基準日,享有 優先權 ,藉以取得多國專利保護。

 

國際 優先權制度, 固然是對於外國發明人的保護,但從互惠的立場來看,我國發明人亦可在其他國家主張國際 優先權, 以便在海外市場獲得保護。我國發明人可以利用中文在國內先申請專利權,再利用十二個月或六個月的期間,撰寫國外的專利申請書,是一個相當值得鼓勵的 制度, 我國發明人應多加利用,以維護自己的權利。

 

我國自 2002 年 1 月 1 日 加入 WTO 後,即已遵守 TRIPS 之相關規定,賦予 WTO 會員在我國申請專利時,可以向我國主張 優先權 之權利,相對的,其他 WTO 會員依照前述 TRIPS 規定,也應該受理我國申請案主張之 優先權 。

 

由於我國人民前往大陸投資日漸增多,台商在大陸之專利申請案件,亦日漸增多,台商可適用大陸專利局在 1993 年 3 月 29 日 公佈之「中國專利局關於受理台胞專利申請的規定」,其第五條規定台胞與中國人民一樣,可以用中國專利局提出之專利申請案,在其他巴黎公約會員國主張優先權。並且大陸亦接受台胞在其他巴黎公約會員國之專利申請案,在大陸主張優先權。

 

參考依據

 

•  專利法第二十七條:「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日起十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。

依前項規定,申請人於一申請案中主張二項以上優先權時,其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者,若於世界貿易組織會員或互惠國領域內,設有住所或營業所者,亦得依第一項規定主張優先權。

主張優先權者,其專利要件之審查,以優先權日為準。 」

 

•  專利法第三十一條:「同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者准予發明專利。

但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者,不在此限。

前項申請日、優先權日為同日者,應通知申請人協議定之,協議不成時,均不予發明專利;其申請人為同一人時,應通知申請人限期擇一申請,屆期未擇一申請者,均不予發明專利。

各申請人為協議時,專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果,屆期未申報者,視為協議不成。

同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者,準用前三項規定。 」

摘要:案例(6 )專利權的「國際優先權制度」
上版日期:101-10-11

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